[법무법인 민후 장지현 변호사] 지식재산권을 보호하기 위해 기업들은 자사 제품에 대하여 특허, 실용신안, 디자인을 출원하여 등록받는다. 하지만 등록만 한다고 권리가 보호되는 것이 아니다. 등록된 지식재산권과 유사한 제품을 제작하거나 판매하는 방법으로 침해가 이루어지더라도 체계적으로 대응하지 못하면 적절한 보호를 받지 못할 수 있다.

등록된 지식재산권의 침해행위에 대해서는 침해죄가 성립하므로 형사고소가 가능하고, 민사상 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있는데, 고소나 소송은 바로 진행할 것이 아니고, 진행하기 전에 사전에 다른 수단을 검토해야 한다.

□ 형사고소와 경고장 발송

상대방을 압박하여 침해행위를 금지하고, 상대방이 침해행위로 얻은 이익이 얼마나 되는지를 파악하는 방법으로 형사고소는 유효적절한 수단이 될 수 있다. 그러나 침해죄가 성립하기 위해서는 엄격한 요건이 적용되므로 형사고소에 바로 나아가기 보다는 경고장 발송을 염두에 두는 것이 유리하다.

지식재산권을 침해하는 행위를 한 경우 침해죄가 성립한다. 그러나 우리 형법에서는 행위자의 과실로 인한 경우에도 특별히 범죄로 인정하는 경우가 아닌 한, '고의'가 입증되어야 하므로 침해죄의 경우에도 행위자의 고의는 필수적이다. 예를 들어 물건을 제작하여 특허권을 침해한 경우, 고의를 입증하려면 특허가 출원 또는 등록된 사실을 알았어야 하고, 제작한 물건의 해당 특허권을 침해하는 제품이라는 것을 알고 있었어야 한다. 만약 고의가 인정되지 않을 경우, 무혐의 처분으로 불리한 상황에 놓일 수 있다.

따라서 고의를 입증할 명백한 증거가 있는 경우가 아닌 한, 형사고소를 진행하기에 앞서, 침해행위를 중지하라는 취지의 경고장을 먼저 발송하는 것이 필요하다. 경고장을 발송하게 되면, 상대방은 적어도 그 때부터는 등록된 지식재산권이 존재하고, 침해가능성이 있다는 사실에 대해서는 알게 되므로 고의가 인정되기 쉽다.

단, 특허침해에 해당하지 않는데도 경고장을 발송한 경우, 반대로 영업방해로 인한 손해배상책임이 생길 수 있으니 이를 방지하기 위해서는 전문가를 통해 해당 제품이 특허를 침해하고 있다는 사실을 확인받는 절차도 필요할 것이다.

□ 민사소송과 권리범위확인심판, 침해금지가처분

민사소송은 분쟁을 최종적으로 해결하고 금전적 배상까지 받을 수 있는 수단이 된다. 그러나 지식재산권 분쟁을 해결하기 위해서는 침해사실, 침해로 인한 상대방의 매출액 등을 입증해야 할 필요성이 생기므로 비용과 시간이 많이 소요된다.

따라서 민사소송에 나아가기 전에, 권리범위확인심판 절차를 진행하는 것도 검토해 볼 수 있다. 권리범위확인심판을 통해, 상대방의 제품의 내가 보유한 지식재산권을 침해하는지에 대하여 확인을 받을 수 있다. 민사소송에 비하여 절차가 간편하고, 비용이 적게 소요되는 장점이 있어 침해여부로 인한 다툼이 복잡할 경우 유리한 전략이다.

한시라도 빨리 상대방의 제품 제조, 판매 등을 막아야 하는 경우라면 침해금지가처분을 고려해볼 수 있다. 가처분 절차는 신속하게 진행되므로 침해사실에 대하여 민사소송의 결과가 나오기 전부터 상대방의 침해행위를 금지할 수 있다.

이처럼 지식재산권 침해행위에 대해서는 체계적인 대응전략이 필요하므로, 각자 상황에 맞는 대처방법이 무엇인지 고민하고 적절한 대응수단을 선택하여야 할 것이다.


*참고
-특허법원 2018. 10. 26. 선고 2017나2417(본소), 2017나2424(반소) 판결 디자인권침해금지 등 청구의 소, 손해배상(기)
-대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639 판결 특허법위반

<장지현 변호사> 법무법인 민후
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