이 문제에 관하여는 종래 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결이 있었는바, 이 판결에서 대법원은 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시하였고, 이를 기초로 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 기재한 기술 내용은 출원 전의 공지기술로 보아 왔다.

하지만 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 이후에 특허법원에서는 이 판결을 따르지 않은 판시도 나와 혼선이 유발되었다. 즉 특허법원 2010. 6. 17. 선고 2009허8751 판결은 “출원발명의 명세서에 기재된 종래기술은 그 출원발명의 출원인 스스로가 그 출원발명의 선행기술을 인정한 것이어서 그 출원발명의 신규성 또는 진보성을 부정하는 선행기술로 채택될 수 있다는 것이지, 그 종래기술을 그 출원발명의 출원일 전에 공지된 선행기술로 일반화하여 다른 발명의 신규성 또는 진보성도 부정할 수 있다는 의미는 아니다”라고 하여 위 대법원 판결에 정면으로 반하는 취지의 판시를 하였다.

이러한 혼선을 정리하고 기존의 잘못된 대법원 판결을 정리하고자, 최근 대법원은 새로운 취지의 판결을 선고하였다. 즉 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 등록무효(실) 판결은 기존의 공지기술 추정에 대하여 새로운 입장을 밝혔는데, “청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. (중략) 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.”고 판시하였다.

위 판시는 기존의 특허청구항 전제부 또는 명세서 기재 기술의 공지기술 취급 판결을 변경한 것으로서, 공지성은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 그 증명책임이 있는바, 예컨대 만일 구성요소가 전제부에 기재되었다는 이유만으로 곧바로 공지성을 인정하게 되면 증명책임 분배 원칙에 정면으로 반하는 것이 되기 때문에, 기존의 판례를 변경한 것이다.

다만 공지기술인지 여부는 사실인정의 문제이고, 공지기술인지에 대하여는 권리자가 자백하거나 또는 법원에 현저한 사실이라면 그 공지성은 증명되어야 하는 것이 아니기 때문에 권리자가 자백할 정도인 경우에는 예외적으로 곧바로 공지성을 추정할 수 있다고 한다.

이에 대하여 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 등록무효(실) 판결은 “명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다.”고 판시하였다.

위 판시 취지는 권리자가 스스로 공지기술임을 자백할 정도라면 그 때는 전제부 기재 구성요소나 명세서 기재 기술내용을 공지기술로 추정할 수 있다는 의미이다.

다만 이는 사실상 추정에 불과하기 때문에 번복 가능한데, 권리자 또는 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우에는 공지기술 추정은 번복될 수 있다는 것이 대법원의 태도이다.

정리하면, 1) 특허청구항 전제부 또는 명세서 기재 기술은 곧바로 공지기술로 취급하지는 않는다. 2) 다만 출원인이 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부 등에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 예외적으로 공지기술로 추정할 수 있다. 3) 이 때 출원인이 공지기술 취지의 기재가 착오로 잘못 기재한 것임을 밝힌 경우에는 공지기술 추정은 번복된다.

새로운 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 등록무효(실) 판결은 합리적 근거 없이 권리자 또는 출원인에게 불리하게 적용된 기존의 관행을 깨고, 증명책임의 법리에 충실하게 재설계했다는 점에서 매우 의미 있는 판시라 생각된다.

<법무법인 민후>www.minwho.kr

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