[법무법인 민후 김경환 변호사] 민사법원의 특허침해소송 중에 특허침해소송의 피고가 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구하였을 때, 이러한 소극적 권리범위확인심판은 적법한가? 즉 ‘확인의 이익’을 갖추고 있다고 보아야 하는가?

이렇게 특허침해소송 중에 원고가 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우, 반대로 특허침해소송 중에 피고가 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우는 종래 흔하게 발견되었다. (예컨대 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결 : 특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속 중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다)

하지만 법원의 판단과 별개로 특허심판원의 판단을 별개로 구하는 것이 적절한지에 대한 논의가 있어 왔다. 즉 동일한 기능의 소송을 법원에 제기하고, 그와 별개로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하는 경우, 권리범위확인심판에서의 ‘확인의 이익’을 갖추었다고 볼 수 있는지에 대하여 논의가 있었다.

하지만 최근 우리나라 특허법원은 이러한 특허침해소송 중에 피고가 소극적 권리범위확인심판을 청구하였을 때, 이러한 소극적 권리범위확인심판에 대하여 ‘확인의 이익’이 부존재한다고 판단함으로써 두 구제절차 사이의 관계에 대하여 일응의 기준을 제시하였다. (특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결)

사안을 살펴보면, 원고 회사가 피고 회사를 상대로 특허침해소송을 제기하였고, 이후 제1심 변론종결 당시 재판부의 심증이 불리하게 작용하고 있다고 생각한 피고는 변론종결 직후에 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인의 이익을 판단하지 않고, 피고의 소극적 권리범위확인심판을 인용하는 심결을 하였다.

이에 원고는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 그 과정에서 특허침해소송 계속 중에 제기된 소극적 권리범위확인심판이 확인의 이익이 부존재한다고 주장하였고, 이러한 주장을 특허법원이 받아들인 것이다.

특허법원은 아래와 같은 근거를 들어 소극적 권리범위확인심판을 부적법하다고 판단하였는바, 그 내용은 아래와 같다.

첫째, 권리범위확인심판은 특허발명의 보호범위를 확인해 주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지는 것이 특허법의 기본구조라 할 수 있다.

둘째, 특허침해소송 계속 중에 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있음에도 불구하고 피고가 동일한 대상물을 확인대상발명으로 특정하여 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 침해소송에 관한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것으로서, 심판청구는 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라 할 수 없다.

셋째, 원고·피고 사이의 법적 지위의 불안·위험은 관련 침해소송을 통하여 제거될 것이므로 소극적 권리범위확인심판을 통해서 추가적으로 제거한 법적 지위의 불안·위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

넷째, 특허침해소송 중에 소극적 권리범위확인심판을 인정하는 것은 특허권자에게 비용과 시간을 과도하게 부담시키는 것이다.

다섯째, 소극적 권리범위확인심판이 특허침해소송의 불리한 결과를 회피하는 수단이 될 수 있고, 주장·증명책임에 따라 양 절차 사이에 모순·저촉의 위험이 발생할 수 있다.

여섯째, 법원의 침해소송 중에 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고 그 입법례를 찾아보기 어렵다. 예컨대 오스트리아 특허법은 침해소송 중의 권리범위확인심판은 기각해야 한다고 명문으로 밝히고 있고, 일본은 1959년 권리범위확인심판제도를 폐지하였다.

결론적으로 특허침해소송 중에 권리범위확인심판을 무분별하게 청구하는 것은 앞으로 억제될 것이며, 이는 우리나라 법원의 특허침해소송 제도나 절차가 안정기에 들어갔다는 점을 반증하는 것이다.

<법무법인 민후>www.minwho.kr

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